定牌加工不宜贸然判定为商标侵权

定牌加工是指本国国内的生产加工企业接受国外企业的委托，为其加工产品，并约定将国外企业所拥有的产品商标贴附于所加工的产品上，且不负责对外销售的生产加工活动。因而定牌加工又称“贴牌生产”，国内习惯称之为“协作生产”、“三来加工”，国际上简称“OEM”（Original Equipment Manufacture）。

在经济全球化的浪潮下，国际分工日趋明显、细化，为降低生产成本，寻求合理优化的全球市场资源配置，发达国家纷纷向发展中国家转移劳动力密集型产业，国际贸易市场逐渐产生了集约化、订单式的贸易形式。我国改革开放三十多年来，对外贸易极速增长，“三来一补”贸易大大刺激了我国进出口贸易的发展。因此，定牌加工的贸易形式早已不是新生事物，其优势在于节约企业的生产成本，资源得到优化配置。

定牌加工行为是否构成商标侵权

从商标本身的基本作用来看，即用以区别商品或服务来源的作用，就在于防止相关公众或者消费者的混淆。因此商标必须具备显著性，大凡容易给消费者造成混淆的行为都涉嫌侵犯注册商标专用权。“混淆”或者“有混淆可能”是认定商标使用行为是否构成侵权的界限。我国现行商标侵权之判定都以混淆理论作为依据。司法实务和行政执法实践中经常遇到如何认定“混淆”的问题，比如，判定定牌加工行为是否会构成商标侵权即属此类。

在认定使用行为是否构成“混淆”中，客观上讲，一方面使用相同注册商标，法律直接推定该行为必然构成混淆，另一方面使用近似注册商标是否构成“混淆”，则需结合各种因素加以考察，如商标间的近似程度，商品的差异与知名程度等；主观上看，需对相关公众造成误认或误导才可以判定为侵权。

总之，以混淆理论作为确定商标权保护的范围，其理论基础就在于他人的非法使用行为导致消费者对商标所标识的商品或服务的来源发生误认、混淆，使商标识别这一基本功能丧失，导致侵犯注册商标专用权的后果。

定牌加工行为是否会构成商标侵权，实际上可以归结为“仅供出口的贴牌产品是否会构成商标侵权”的问题。如果国外企业（定作人）在其本国和加工企业（承揽人）所在国均对同一商品上的同一商标进行了注册，那么就不存在所谓侵犯注册商标专用权的行为。根据国际上商标注册的国际惯例，商标标识要在不同国家进行注册，必须一一提出注册申请。而根据《商标国际注册马德里协定》的内容，商标所有者必须在其本国先行注册，在取得注册商标专用权之后方可通过本国商标主管机构向向世界知识产权组织申请国际注册，这是由商标权的地域性所决定的。

如前所述，定牌加工合作关系实际上亦是一种商标使用许可合同，而对于贴牌使用行为是否构成侵权在实务中分为两种意见。一种意见认为构成侵权，原因在于贴牌使用行为在客观上确属将相同商标在其他商品上进行使用，会造成消费者的误认、混淆。另一种意见认为不构成侵权，笔者也较为赞同。理由是定牌加工的产品尚未进入流通领域，而仅存在于生产加工环节，更谈不上消费，因此认为造成消费者误认、混淆毫无根据可言。另外，这种贴牌使用行为本质上是一种商标使用许可行为，从合同法上讲亦可认为这种行为仅仅是加工承揽合同中承揽方的一项合同义务而已（为实现合同目的而为合同之义务）。如果将该行为认定为侵权，对本国加工企业而言，既面临着被控侵权的尴尬局面，又必须受合同约束对外承担违约责任，这样将产生极不公平的结果。从对外贸易的角度来看，也将不利于我国加工企业承揽外贸加工生意，将影响对外贸易往来的展开。因此，针对贴牌使用行为，在司法实践中不能贸然判定为侵权。

司法实践中曾经发生过的“NIKE”商标侵权案，以及香港某有限公司与武夷山市某制衣有限公司的商标侵权纠纷上诉案。那么，在实践中应怎样才能避免企业陷入这样的尴尬处境，笔者认为可以从以下角度思考。

首先，根据《商标法》及其司法解释，注册商标专用权的保护应当严格以核准注册的商标和核定使用的商品为限。这是认定相关行为是否构成对注册商标专用权侵犯的前提。贴牌加工中使用的商标一般仅在其本国注册，在加工企业所在地并未取得注册，如果加工企业生产并用于在其国内销售，使产品进入流通领域，则涉嫌侵权，否则不构成商标侵权。这实际上也体现了商标具备地域性的特征。

其次，OEM双方所签订的委托加工协议在合同法上实际是加工承揽合同。该类合同的一大特点是，承揽的标的物具有特定性，这是由承揽人与定作人之间合意的内容所决定的，承揽人必须按照定作人的特殊要求完成工作成果。所以在定牌加工中，承揽人受合同约束，必须将商标贴附于加工产品上，以保证其所交付的工作成果符合合同约定的质量标准和要求，否则要承担相应的违约责任。亦即承揽人对完成工作成果负有瑕疵担保义务。为避免所使用的商标可能造成对加工企业所在国注册商标权的侵犯，笔者认为应该在OEM合同中强制加工企业（承揽人）负有注意的义务，即应当负有注意贴牌产品所使用的商标不会造成对本地注册商标权侵犯的义务。对于没有重复、雷同的商标使用则可以进行加工承揽。

最后，既然定牌加工中存在一层商标使用许可合同的关系，据此贴牌行为是经商标所有权人许可而使用的，那么根据《商标法》及其司法解释，商标的使用许可有独占许可、排他许可、普通许可三种方式，对于每一种方式的许可都要求将商标使用许可合同报商标局备案。可见对于商标许可使用的管理，我国采取的是合同备案审查制。但是在商标权地域性限制的情况下，这仅仅是对国内商标注册人与被许可人之间许可合同的一种审查，没有考虑到当涉及外国商标注册人的商标许可会对国内商标注册人产生的影响。因而，该备案审查作为一种事后审查不便于保护双方的利益，关键还在于审查商标使用行为是否会侵犯国内商标注册人的商标专用权这一目的。基于此，应该建立具体的适应这种情况的商标使用许可合同备案审查制度。